Право преждепользования - практика разрешения споров

Доказать право преждепользования – дело достаточно сложное, поэтому судебную защиту лучше поручить профессионалам.

Специфическим условием деятельности вашего представителя в суде в процессе доказывания является его осведомленность обо всей системе доказательств по данному делу, использование инструментов и навыков присущих профессиональному юристу.

Попытки защищать себя на судебном поприще могут окончиться – проигрышем дела. И хорошо, если цена вопроса при этом будет невелика.

Правообладатель и право преждепользования.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пунктам 1 и 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 данной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Патент гарантирует защиту правомочий патентообладателей от неправомерного использования принадлежащей им интеллектуальной собственности любыми другими лицами, не располагающими патентами на данные объекты и не имеющими прав использования этих объектов в силу лицензионного или франчайзингового договоров.

Однако, в некоторых случаях, у третьих лиц, не являющихся патентообладателями, возникает законное право использовать объекты интеллектуальной собственности без разрешения и вне договорных отношений с их правообладателями. Одним из оснований для возникновения обеспеченной правом возможности третьих лиц использовать не зарегистрированные на них исключительные правомочия выступает право преждепользования.

Сохранение баланса между добросовестными лицами.

Право преждепользования получило свое закрепление на международном уровне в Конвенции о защите прав на объекты промсобственности ( Парижская Конвенция, 1883 года об охране промышленной собственности).

Россия является участником рассматриваемой Конвенции.

Правомочия преждепользования основываются на использовании уникальной разработки, которое предшествовало государственной регистрации тождественного технического решения. При этом одно техническое решение должно было быть создано независимо от другого.

По мнению практикующих юристов, статья 1361 ГК РФ нацелена на установление баланса между двумя добросовестными лицами – патентообладателя и преждепользователя.

Необходимо, с одной стороны, сохранить стабильность патента, а с другой - защитить разумные ожидания и инвестиции того лица, которое изобрело тождественное решение.

Как защищаются права преждепользователя в суде?

В судебно-арбитражной практике возникает, соответственно, вопрос о содержании объема использования тождественного патенту решения?
Суды придерживаются позиции, что преждепользование допустимо в рамках тех форм предпринимательской деятельности, которые осуществлял преждепользователь до начала патентных процедур. 

Если он был импортером (впоследствии запатентованного продукта), то не может стать его производителем, и наоборот. В противном случае допускается ничем не обоснованная конкуренция с патентообладателем.

Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

Так в пункте 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015), приведен пример касающейся объема использованных прав преждепользователя.

Пример.

Право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных п. 2 ст. 1361 ГК РФ, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к обществу о прекращении использования в производственной деятельности полезной модели.

Удовлетворяя заявленное требование, суд исходил из того, что истцу выдано свидетельство на полезную модель. Ответчиком нарушены исключительные права истца на ее использование, так как при производстве своих товаров он использует каждый признак, приведенный в независимой формуле полезной модели.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, отклонил доводы ответчика о том, что до даты приоритета полезной модели ответчиком было создано независимо от истца тождественное решение и за ним сохраняется право на его дальнейшее безвозмездное использование без расширения объема.

При этом суд апелляционной инстанции указал, что ответчик встречное требование о признании права преждепользования не заявлял, следовательно, он не доказал в установленном законом порядке факт признания за ним права преждепользования в определенном объеме.

Суд кассационной инстанции отменил состоявшиеся судебные акты и направил дело на новое рассмотрение по следующим основаниям.

Согласно п. 1 ст. 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из содержания п. 2 ст. 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

Из смысла приведенной нормы следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

Судебными инстанциями не исследовался вопрос о праве преждепользования и объемах его использования ответчиком.

В связи с этим суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции. (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 февраля 2014 г. по делу N А33-3192/2011)

А вот расширение любым путем объема использования изобретения, полезной модели или промышленного образца влечет необходимость получения преждепользователем разрешения обладателя патента, на использование охраняемого патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца. (Постановление ФАС Московского округа от 22 июля 2011 г. N КГ-А40/7807-11-П по делу N А40-49950/08-51-489; постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 октября 2014 г. по делу N А08-2171/2012, постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2013 г. по делу N А44-6472/2012).

Добросовестное использование ответчиком спорного решения в своей деятельности и, соответственно, наличие у него права преждепользования предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право.

Не редко при рассмотрении подобных дел суды исследуют вопрос о максимальной производственной мощности предприятия претендующего на право преждепользования.

Так по делу (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2013 г. по делу N А44-6472/2012), суд в своем решении указал, что при определении объема использования тождественного технического решения необходимо учитывать критерий возможности реализации этого технического решения всеми ресурсами ответчика, существовавшими на момент создания такого решения, как если бы они все использовались только для выпуска изделий на его основе.

Таким образом, при новом рассмотрении дела суду необходимо предложить сторонам решить вопрос о проведении независимой судебно-экономической экспертизы для определения объема использования технического решения, тождественного техническому решению истца, приготовления для которого были совершены фабрикой до даты приоритета, принимая во внимание все экономические критерии.

Научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения.

В связи с этим суд кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

 

Как правило, по таким спорам в суде Преждепользователь оказывается в роли ответчика.

Обстоятельства, которые устанавливает суд по таким спорам:

•  Прежде всего, определение даты приоритета. Этой датой принято считать дату поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно, -- дата поступления последнего из документов.
•  Объем использования. Как правило в суде, преждепользователя обвиняют в том, что он выходит за рамки того объема, в котором он использовал тождественную разработку до даты приоритета.
• Отсутствие или наличие недобросовестных действий преждепользователя при создании тождественного решения. Как правило, здесь преждепользователя стремятся уличить в недобросовестности и обвинить в том, что он получил необходимые сведения о разработке нечестным путем, а не создал ее самостоятельно, независимо от автора зарегистрированного технического решения.

Нужно иметь ввиду, что доводы преждепользователя о несоответствии объекта промышленной собственности истца условиям патентоспособности не имеют значения для правильного рассмотрения дела о прекращении нарушения патента.

Споры о недействительности патента в соответствии со статьей 1398 ГК РФ в течение срока его действия, установленного пунктами 1 - 3 статьи 1363 ГК РФ, может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 - 3 статьи 1363 ГК РФ, может быть также оспорен в судебном порядке.

Следовательно, обстоятельства, призванные обосновать недействительность патента, не имеют значения для правильного рассмотрения спора о прекращении нарушения патента.

Если преждепользователю в суде удается доказать, что он действовал добросовестно при создании разработки и не выходил за рамки объема ее использования, суд, выносит решение в его пользу.

Сергей Родин

старший партнер

юридической компании

«Рыкова и Партнеры»